Mục lục
Cuộc chiến của thương hiệu nổi tiếng “Lexus” tại Hồng Kông
Vào ngày 19 tháng 03 năm 2014, Cơ quan đăng ký nhãn hiệu của Hồng Kông đã từ chối phản đối cấp văn bằng của chủ hãng ô tô nổi tiếng “Lexus” đối với đơn đăng ký nhãn hiệu bánh quy cũng mang tên “Lexus” có chủ đơn người Malaysia. Nhãn hiệu bánh quy “Lexus” là một trong hai nhãn hiệu của Công ty Công nghiệp thực phẩm Munchy (sau đây gọi là Munchy) đăng ký tại Hồng Kông. Quyết định bác bỏ phản đối này có ý nghĩa to lớn đối với các chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng và những lí giải của Cơ quan đăng ký nhãn hiệu Hồng Kông về việc bác bỏ phản đối này có thể coi là “án lệ” đối với các trường hợp tương tự sau này.
Lịch sử
Munchy là một hàng sản xuất bánh quy tại Malaysia. Vào tháng 8 năm 2008, Munchy nộp đơn đăng ký cho hai nhãn hiệu, trong đó có nhãn hiệu “Lexus” đối với nhóm 30 (bao gồm hàng hóa Bánh quy).
Sau khi đơn đăng ký này được đăng công báo vào tháng 11 năm 2008, Toyota nộp yêu cầu phản đối đơn của Munchy. Toyota là chủ sở hữu của nhãn “Lexus” (bảo hộ đối với nhóm 6, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 25, 28, 34, 36, 37, 39 và 42) và là một thương hiệu nổi tiếng của các loại xe ô tô xa xỉ.
Lý do phản đối
Toyota đưa ra 3 lí do phản đối, căn cứ vào điều 12(4), 12(5)(a) và 11(5)(b) của Pháp lệnh nhãn hiệu thương mại (sau đây gọi là Pháp lệnh).
Toyota cho rằng người tiêu dùng sẽ bị bối rối và nhầm lẫn rằng những mặt hàng của Munchy có liên quan tới Toyota. Toyota cũng lập luận rằng việc sử dụng nhãn hiệu “Lexus” của Munchy có thể tạo ra lợi thế không chính đáng cho Munchy và có thể ảnh hưởng xấu tới việc kinh doanh của Toyota.
Sự phủ nhận của Munchy
Munchy cho rằng nhãn hiệu Lexus của Toyota chỉ là nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa ô tô, chứ không phải nhãn hiệu nổi tiếng cho toàn bộ hàng hóa, dịch vụ. Munchy quả quyết rằng mục tiêu của những mặt hàng của Munchy khác hoàn toàn đối với phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu của Toyota. Những sản phẩm bánh quy của Munchy mang nhãn hiệu “Lexus” là một trong những sản phẩm chính của Munchy đã được bán rộng rãi trên toàn cầu.
Phản đối dựa trên căn cứ Điều 12(4)
Để có thể phản đối thành công dựa trên Điều 12(4) của Pháp lệnh thì cần chứng minh được các yếu tố sau:
a) Nhãn hiệu đăng ký là giống hoặc tương tự với nhãn đã đăng ký trước đó của người khác.
b) Nhãn hiệu đã đăng ký được quyền bảo hộ với tư cách nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris.
c) Việc sử dụng nhãn hiệu “Lexus” của Munchy có thể có tạo ra lợi thế không chính đáng cho Munchy và có thể gây ảnh hướng xấu tới nhãn đã đăng ký của Toyota. Cơ quan đăng ký nhãn hiệu quyết định rằng Nhãn “Lexus” của Munchy giống một trong những nhãn hiệu của Toyota và đã thảo mãn điểm a của Điều 12(4). Tuy nhiên, sau đó Cơ quan đăng ký nhãn hiệu đã tham khảo quyết định của Tòa án tối cao Cộng đồng chung Châu Âu trong án lệ giữa Công ty Cổ phần Intel và Công ty TNHH CPM United Kingdom (2009) mà Tòa án tối cao Cộng đồng chung Châu Âu đã đưa ra quyết định dựa trên việc áp dụng Điều 12(4) của Pháp lệnh.
Theo án lệ này, Toyota cần chỉ ra được thiệt hại thực tế gây ra bởi nhãn “Lexus” của Munchy hoặc là chứng cứ chứng minh sẽ có thiệt hại xảy ra trong tương lai. Trong trường hợp của Toyota, Cơ quan đăng ký nhãn hiệu không thấy bất cứ thiệt hại nào mà “Lexus” của Munchy có thể gây ra cho Toyota bởi tất cả các chứng cứ của Toyota đưa ra chỉ liên quan tới việc sử dụng và danh tiếng của nhãn hiệu của mình. Do đó, việc Toyota cho rằng mình bị ảnh hưởng bởi “Lexus” Munchy chẳng có gì ngoài những khẳng định mang tính suy đoán. Cơ quan đăng ký nhãn hiệu kết luận rằng Toyota đã thất bại trong việc chứng minh những thiệt hại được nêu trong điểm c, Điều 12(4) và do đó, thất bại trong việc phản đối căn cứ theo Điều 12 (4).
Phản đối dựa trên căn cứ Điều 12(5)(a)
Nếu chiếu theo Điều 12(5) (a), câu hỏi được đặt ra là liệu việc sử dụng thông thường và hợp lý của nhãn “Lexus” Munchy tại HồNG KÔNG có thể bị ngăn chặn bằng hành động lừa dối người tiêu dùng hay không?
Trọng tâm được đặt vào quyết định của Thượng Viện Anh trong án lệ Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc [1990] R.P.C. 341, theo đó, nguyên đơn cần chứng minh được 3 yếu tố của biểu hiện lừa dối người tiên dùng: (i) danh tiếng gắn với hàng hóa, dịch vụ; (ii) biểu hiện của sự nhầm lẫn của bị đơn cho người tiêu dùng; (iii) những thiệt hại thực tế hoặc sẽ phát sinh của nguyên đơn.
Theo điều kiện (i), Cơ quan đăng ký nhãn hiệu cho rằng nhãn hiệu Lexus của Toyota chỉ nối tiếng trong lĩnh vực ô tô chứ không phải nổi tiếng trong việc bán và quảng bá xe ô tô.
Theo điều kện (ii), Cơ quan đăng ký nhãn hiệu nhận định, mặt hàng bánh quy mang nhãn hiệu Lexus của Munchy đã được bán tại thị trường Hồng Kông từ năm 2001, trái lại, Toyota không thể chỉ ra bất kỳ yếu tố gây nhầm lẫn nào trong người tiêu dùng. Theo quan điểm của Cơ quan này, người tiêu dùng không thể bị bối rối hay nhầm lẫn rằng nhà sản xuất ô tô và nhà sản xuất thực phẩm là một và cũng thể bị băn khoăn hay nhầm lẫn rằng sản phẩm của Munchy có liê quan tới Toyota. Do đó, không có biểu hiện lừa dối người tiêu dùng nào xảy ra.
Chỉ dựa vào hai quyết định trên, Toyota đã thất bại trong việc cáo buộc sự lừa dối người tiêu dùng của Munchy.
Phản đối dựa trên Điều 11(5)(b)
Theo Điều 11(5)(b), một nhãn hiệu sẽ không được bảo hộ nếu việc nộp đơn đăng ký là do ý đồ xấu, tức là hành động một cách không trung thực hoặc hành động này không thể chấp nhận đối với hành vi thương mại theo quan điểm của những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực cụ thể.
Chẳng có bất kỳ chứng cứ gì hỗ trợ Toyota chứng minh Munchy nộp đơn với mục đích xấu. Cơ quan đăng ký nhãn hiệu cho rằng Lexus Toyota không hề nổi tiếng và không hề được bảo hộ đối với sản phẩm bánh quy và sản phầm liên quan của nhóm 30. Cơ quan đăng ký nhãn hiệu cũng cho rằng Toyota và Munchy không hoạt động trên cùng lĩnh vực thương mại và không phải là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Hơn nữa, Munchy có lí do hợp pháp để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Lexus vì Munchy đã bán ản phẩm bánh quy mang thương hiệu này trong nhiều năm tại Hồng Kông.
Vì vậy, Toyota tiếp tục thất bại trong việc chứng minh ý đồ xấu của Munchy theo Điều 11(5)(b).
Kết luận
Do không có căn cứ nào mà Toyota đưa ra được chấp nhận, việc yêu cầu phản đối cấp văn bằng bảo hộ của Lexus thất bại là một món quà xứng đáng cho Munchy. Quyết định của coe quan đăng ký nhãn hiệu đã làm nổi bật tầm quan trọng của các bước cần thiết được thực hiện của chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng để bảo vệ nhãn hiệu của mình chống lại việc đăng ký bảo hộ của người khác cho các nhãn hiệu giống hoặc thậm chí là tương tự nhãn hiệu nổi tiếng.
Xem thêm:
Lại lùm xùm ‘đạo thơ’, Hội Nhà văn Hà Nội sẽ yêu cầu giải trình
Bị nhái thương hiệu, chủ nhà hàng “sườn cây” kiện ra tòa làm sáng tỏ
Áp dụng luật sở hữu trí tuệ và cạnh tranh trong việc giải quyết vụ việc tại tòa án
Tên miền chưa được coi là đối tượng sở hữu trí tuệ
Nhãn hiệu phở Thìn thuộc về ai? Ai có quyền ngăn cấm người khác sử dụng?
